Wann sind Marken unterscheidungskräftig?

Ob eine Markeneintragung erfolgreich ist, hängt von vielen Faktoren ab. Einer ist die Unterscheidungskraft. Wie Sie dafür sorgen können, dass Ihre Markenanmeldung reibungslos verläuft und wie sie häufige Fehler vermeiden können, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Will man eine Marke in das Markenregister eintragen lassen, so muss sie unterscheidungskräftig sein (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das bedeutet, dass sie geeignet sein muss, die unter der Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Herkunfts- und Qualitätsfunktion). Über die 3 gefährlichsten Fehler bei der Wahl des Unternehmensnamens hatten wir Sie ja bereits aufgeklärt. In diesem Artikel soll es dann um Probleme bei der Markenanmeldung, insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidungskraft gehen.

Die gesamte Werbebranche befasst sich nicht umsonst primär mit der möglichst positiven Außendarstellung von Unternehmen und den dazugehörigen Marken. Das Verhältnis von Verbraucher:innen zu ihren Lieblingsmarken ist oft ein sehr emotionales, wird der „falsche“ Haselnussaufstrich oder Schokoriegel gekauft, kann dies zu ernsthaften Stimmungstrübungen führen. Von daher ist es nur verständlich, dass das einmal in eine Marke gesetzte Vertrauen geschützt werden muss und vor allem Verbraucher:innen sicher sein können, dass sie keiner Verwechslung unterliegen oder ein Nachahmungsprodukt gekauft haben.

Keine Unterscheidungskraft, keine Eintragung – 3 Beispiele aus der Praxis

Grundsätzlich kann man festhalten, dass man bei Bildmarken keine einfachen geometrischen Formen oder naturgetreue Wiedergaben von Erzeugnissen oder Produktverpackungen wählen sollte. Bei Wortmarken sollte man auf gattungsmäßige Produktbezeichnungen oder gebräuchliche Worte der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache verzichten. In der Praxis zeigt sich dann, dass die Einschätzung, ob eine Marke unterscheidungskräftig ist oder nicht von den genauen Problemen des Einzelfalls abhängig ist.

Pippi Langstrumpf

Für den BGH fehlt der Wortmarke „Pippi Langstrumpf“ für Dienstleistungen im Bereich Beherbung von Gästen nicht jegliche Unterscheidungskraft. Assoziationen mit der Romanfigur können höchsten zu einem beschreibenden Anklang der Marke führen, beseitigen aber nicht die Eignung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betroffenen Dienstleistung
– BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 (I ZB 97/16)

#darferdas?

Hier hat der EuGH entschieden, dass der genannten Zeichen- und Wortfolge, die sich im Wesentlichen aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammensetzt, eventuell keine ausreichende Unterscheidungskraft zukommt. Insbesondere die geplante Verwendung, nämlich als Druck auf T-Shirts würde als Frage an die Betrachtenden und nicht als Herkunftsnachweis verstanden. Dies muss nun durch nationale Gerichte geklärt werden. – EuGH Urteil vom 12. September 2019 (C-541/18)

Gute Laune Drops

Der BGH bemängelt hier vor allem die beschreibende Bedeutung der Wortfolge der angegriffenen Marke. Die Wortfolge „Gute Laune Drops“ sei zumindest für die Waren „Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Gebäck u.a.“ nicht unterscheidungskräftig. Es gebe in diesem Bereich bereits eine Vielzahl von Werbeslogans mit der Wortfolge „Gute Laune“, so dass es auch nicht darauf ankomme, ob der „Gute-Laune-Effekt“ wissenschaftlich belegt ist. – BGH Urteil vom 10. Juli 2014 (I ZB 18/13)

Bloß beschreibende Marken nicht unterscheidungskräftig

Darüber hinaus ist es nicht möglich, eine Marke schützen zu lassen, die lediglich aus beschreibenden Angaben besteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dabei kommt es auch oft zu Überschneidungen mit der fehlenden Unterscheidungskraft. Es ist hier besonders auf den Bereich der Waren- und Dienstleistungen (sogenannte Nizza-Klassen) zu achten. Im Bereich Textil ist die Marke „Diesel“ nicht beschreibend, geht es um den KfZ-Bereich, verspricht die Anmeldung aber aus naheliegenden Gründen keinen Erfolg.

So kann zum Beispiel die Marke „perfect bar“ (= perfekter Riegel) nicht für den Bereich Nahrungsergänzungsmittel in Form von Riegeln eingetragen werden, da sie lediglich beschreibend ist.

EuG Urteil vom 8.11.2018, T-758/17 u. T-759/17

Es kommt auf den Gesamteindruck an

Selbst wenn der Wortmarke alleine keine ausreichende Unterscheidungskraft zukommt, kann durch die Kombination mit einer Bildmarke die daraus folgende Wort-Bildmarke durch die grafische Gestaltung Unterscheidungskraft erlangen. Wenn jedoch alle Einzelbestandteile nicht unterscheidungskräftig sind, wird das Zeichen in seiner Gesamtheit in der Regel auch nicht unterscheidungskräftig sein.

Checkliste – Wann ist eine Marke unterscheidungskräftig?

  1. Sie muss die unter dieser Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen eindeutig von denen anderer Unternehmen unterscheiden lassen

    Verbraucher:innen müssen die Marke als Herkunftsnachweis klar erkennen können. Dies dient auch dem Ausschluss der Verwechslungs- oder Nachahmungsgefahr.

  2. Sie darf nicht lediglich beschreibend sein

    Auch wenn dies streng genommen eine separate Eintragungsvoraussetzung ist, kommt es hier oft zu Überschneidungen mit der Unterscheidungskraft. Hier ist besonders darauf zu achten, in welchen Klassen die Marke angemeldet werden soll.

  3. Die Einzelbestandteile einer Wort-Bild Marke sind in der Kombination unterscheidungskräftig

    Sofern die Wortmarke alleine nicht unterscheidungskräftig genug ist, kann sie durch Kombination mit einer Bildmarke als Wort-Bildmarke Unterscheidungskraft erlangen.

Fazit

Ob tatsächlich Unterscheidungskraft vorliegt, ist für Markenanmelder:innen nicht immer vorhersehbar, da auch in der Rechtsprechung hier keine einheitliche Linie vorherrscht. Im Zweifel lohnt es sich auch hier, sich bei der Markenanmeldung von fachkundigen Rechtsanwält:innen beraten zu lassen.

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2021.

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Über die Autorin

Rechtsanwältin Jennifer Leopold

Rechtsanwältin Jennifer Leopold berät Unternehmen und Start-Ups in Fragen des Marken- und Wettbewerbsrechts.

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